YARGI KARARLARI IŞIĞINDA TANINMIŞ MARKA İTİRAZINDA HAKLI SEBEP KAVRAMI

Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) md. 6/5: “tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterini zedelenebileceği hallerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu haklı bir nedene dayanma hali saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir” hükmüne yer vermiştir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için öncelikle eskiden tescil edilmiş ya da tescili için başvurulmuş markanın, Türkiye’de belli bir tanınmışlık düzeyine yükselmesi aranmaktadır. Hükme göre, söz konusu nispi tescil engelinin uygulanabilmesi için; başvuru konusu marka, Türkiye’de tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka ile aynı ya da benzer olmalıdır. Ayrıca sonraki tarihli başvuru konusu işaretin tescili, toplumda tanınmışlık düzeyine ulaşmış markanın ününden haksız yarar sağlanmasına, onun itibarına zarar vermesine veya onun ayırt edici karakterinin zedelenmesine neden olmalıdır.          Önceki düzenleme 556 sayılı KHK md. 8/4’den farklı olarak SMK, sonraki tarihli başvuru sahibine başvuru yapma konusunda “haklı sebep” ileri sürme imkânı tanımış, ayrıca şartların sağlanması halinde anılan korumanın, mal/hizmetlerin aynı, benzer ya da ayırt edilemeyecek kadar benzer olmasına bakılmaksızın uygulanabileceğini öngörmüştür. Haklı sebep hükmün istisnasını oluşturmaktadır. Buna göre, tanınmış marka ile aynı ya da benzer bir işaret, tanınmış markanın tescilli olduğu mal ve hizmetlere benzer mal ve hizmetler için kullanılsa bile “haklı sebep” varsa, tanınmış marka sahibi bu kullanıma katlanmak mecburiyetindedir. Ciddi bir istisna olarak marka hukuku sistemimize getirilen “haklı sebep” kavramının, özellikle yabancı mahkeme kararları ışığında hangi ölçütlere göre uygulanması gerektiği hususu önem kazanmaktadır. 

CONCEPT OF DUE CAUSE CONCERNING OPPOSITION ON THE GROUND OF WELL-KNOWN TRADEMARK IN LIGHT OF JUDICIAL DECISIONS

Art. 6(5) of The New Law of Industrial Property Rights (SMK) provides that “A trademark application which is identical with, or similar to, an earlier registered trademark or application irrespective of whether the goods or services for which it is applied or registered are identical with, similar to or not similar to those for which the latter trademark is applied for, and the use of the latter trademark without due cause would take unfair advantage of, or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark due to the reputation the earlier trademark has in Turkey; shall be refused upon opposition of the proprietor of that earlier trademark.”  For the condition laid down by aforesaid provision to be fulfilled, the trademark which was registered or applied for registration earlier must have acquired a notoriety to a certain extent. Under the provision, for the relative ground of refusal to be applied, the trademark which is asserted as ground of refusal must be identical with or similar to the trademark applied for. Furthermore, registration of latter application for trademark must result in unfair advantage of, or be detrimental to the distinctive character or the repute of the earlier trade mark due to the reputation with certain degree of notoriety. SMK, in contrast with former regulation under Art. 8(4) of Decree Law, No: 556, provides applicant with possibility to raise a plea of “due cause” while setting down that the aforesaid protection can be granted regardless of whether goods/services are identical with, similar or indistinguishably similar to each other. Due cause is an exception to the provision. Accordingly, even if any sign identical with or similar to the well-known trademark is put into use relating to goods and services similar to the ones for which the well-known trademark is registered, proprietor of well-known trademark must tolerate the use of such sign provided that a “due cause” is present. The criteria according to which the concept of “due cause” that diffused in our trademark law as a fundamental exception become more of an issue.

___

  • BOZKURT, Mustafa: Paris Sözleşmesi Anlamında Tanınmış Markanın Korunması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kırıkkale 2007.
  • ÇOLAK, Uğur: “Paris Sözleşmesi 6bis Maddesi Anlamında Tanınmış Markalar”, Ankara Barosu FMR Dergisi, 2004, Sayı:2, 23-70.
  • DI CATALDO, Vincenzo: The Trade Mark with a Reputation in EU Law - Some Remarks on the Negative Condition "Without due Cause" IIC, 2011/7, 833-845.
  • DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003.
  • EYÜBOĞLU, Samiye: “Tanınmış Marka”, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y.1, C.1, S.2, Ankara 2001, 109-120.
  • FEZER, Karl-Heinz: Markenrecht, 3. Auflage, München 2001.
  • FHIMA, Ilanah Simon: Trade Mark Dilution in Europe and the United States, Oxford University Press, New York 2012.
  • İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, 556 Sayılı KHK ile Karşılaştırmalı, Ankara 2017.
  • KASEKE, Elson: Trademark Dilution: A Comparative Analysis, University of South Africa, 2006.
  • ÖZER, Fatma: Sınai Mülkiyet Kanunu Neler Getirdi?, Ankara 2017.
  • YASAMAN, Hamdi: “Paris Anlaşması Anlamında Tanınmış Markalar”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof.Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, 2002, Sayı:2, 300-309.
  • WIPO: WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication 2008.
  • (Erişim tarihi 24.04.2018).
  • (Erişim tarihi 24.04.2018).
  • SteinhauserRijsdijk Advocaten BV: “Inconsistencies on Comparative advertising in Benelux still apparent” World Trademark Review December/January 2010, http://www.worldtrademarkreview.com/Magazine/Issue/22/Country-correspondents/Netherlands-SteinhauserRijsdijk-Advocaten, (Erişim tarihi: 24.04.2018).